W wyroku z dnia 12 września 2019 r. wydanym w sprawie Deutsches Patent und Markenamt o sygn. akt C-541/18, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TS”) odpowiedział na pytanie prejudycjalne niemieckiego sądu patentowego dotyczące znaku towarowego czy oznaczenie ma charakter odróżniający, jeżeli istnieją w praktyce istotne i wiarygodne możliwości używania go do wskazania pochodzenia danych towarów i usług, nawet jeżeli nie chodzi przy tym o najbardziej prawdopodobną formę używania oznaczenia. Zdaniem TS, charakter odróżniający znaku towarowego należy zbadać przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, w tym wszystkich prawdopodobnych sposobów jego używania.
Przypadek przedstawiony przez sąd patentowy dotyczył rejestracji jako znaku towarowego oznaczenia
w postaci hashtagu #darferdas? (od „darf er das” – „czy wolno mu”) stosowanego przez przedsiębiorcę na koszulkach typu t-shirt – zarówno na ich froncie, jak również na etykiecie umieszczonej po ich wewnętrznej stronie. Zaistniały problem spowodował konieczność wyczerpującego rozstrzygnięcia, czy przeciętny konsument postrzegać będzie wyżej wskazane oznaczenie jako pytanie będące zwykłym elementem dekoracyjnym, czy też jako wskazanie pochodzenia handlowego koszulek od konkretnego przedsiębiorcy działającego na właściwym rynku.
Zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r., każde oznaczenie będące przedmiotem zgłoszenia w charakterze indywidualnego znaku towarowego, aby mogło zostać zarejestrowane, musi spełniać kilka warunków, w tym musi umożliwiać odróżnianie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Kwestię, czy oznaczenie ma charakter odróżniający, należy ocenić, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług objętych zgłoszeniem, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych konsumentów tych towarów lub usług. Aby uznać odbiorcę za przeciętnego konsumenta, modelowo musi on być właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny. Oceny tej należy dokonać w sposób konkretny tj. taki, który uwzględni wszystkie okoliczności danego przypadku.
Według TS, każde zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji musi zostać rozpatrzone nie tylko w sposób kompletny, ale także ścisły, zgodny z zasadą pewności prawa i dobrej administracji, celem zapobieżenia sytuacji, w których dojdzie do nieprawidłowego zarejestrowania znaków towarowych. Nadto, organy dokonujące rejestracji powinny unikać tego, aby rejestr znaków towarowych obejmował oznaczenia pozwalające na odróżnienie towarów lub usług ich właściciela od towarów lub usług innych przedsiębiorstw jedynie w przypadku bardzo swoistego sposobu używania, z którego właściciel ten prawdopodobnie nigdy nie skorzysta. Sposoby te odpowiadają, w przypadku braku innych wskazówek, sposobom używania, które w świetle zwyczajów danego sektora gospodarczego mogą w praktyce być istotne.
W swoim orzeczeniu TS nie przesądził wprost kwestii czy hashtag #darferdas? będzie odbierany przez przeciętnego konsumenta jako znak towarowy. Niemniej analiza uzasadnienia do wydanego wyroku pozwala na uprawnione stwierdzenie, że w tym przypadku mamy do czynienia bardziej z zestawieniem słów formułujących pytanie, którego typowy odbiorca nie oceni jako wskazanie pochodzenia towaru.